抢注他人在先商号行为的要件适用

抢注他人在先商号行为的要件适用

——广州海呐百村饮食管理服务有限公司诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商标权无效宣告请求行政纠纷案

【审判信息】

第三人李健强称其“大塘烧腊”、“大塘烧鹅”品牌餐饮服务已长时间使用，在广州地区具有一定知名度和影响力。诉争商标与李健强的在先商标近似，且二者为同一地区的同业经营者，原告海呐公司受让该诉争商标的行为具有明显恶意，故第三人李健强请求撤销诉争商标的注册。

原告：广州海呐百村饮食管理服务有限公司
被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会
第三人：李健强

案件来源：北京知识产权法院（2016）京73行初2175号

【裁判要旨】：
1、在商标无效宣告行政纠纷中，认定诉争商标的注册损害他人在先商号权的构成要件包括：（1）无效宣告请求人商号的登记、使用时间应早于诉争商标的申请注册时间；（2）诉争商标的文字与在先商号相同或者近似；（3）诉争商标申请人知晓无效宣告请求人的在先商号；（4）诉争商标的注册可能造成相关消费者的混淆或误认。

2、“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的构成要件包括：（1）在先商标已经使用并有一定影响；（2）诉争商标与在先商标相同或近似；（3）诉争商标核定使用的商品与在先商标所使用的商品相同或类似，诉争商标的注册可能造成相关消费者的混淆或误认；（4）诉争商标申请人具有以不正当手段抢先注册在先使用人商标的意图。
 
【判决观察】
商标评审委员会认为，本案焦点问题可以归结为：诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第三十一条所指“损害他人现有的在先商号权益及以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。

第三人的“大塘烧鹅”诉争商标作为商标或商号持续使用并广泛宣传，具有一定的影响力。海呐公司作为同行业经营者理应知晓“大塘烧鹅”系李健强在先使用在烧烤熟肉、零售、快餐等商品或服务上并具有较高知名度的商号、商标，却将与其完全相同的“大塘烧鹅”字样在上述服务上作为商标申请注册和使用，极易使相关公众对诉争商标所标识的商品/服务来源产生混淆和误认，其行为违反了诚实信用原则，侵害了李健强对其商号、商标享有的在先权益。故裁定诉争商标予以撤销。
 
北京知识产权法院认为：
一、关于本案的法律适用问题（略）
二、关于商标评审委员会作出被诉裁定是否存在程序违法的情形（略）
三、关于2001年《商标法》第三十一条的法律适用

（一）诉争商标的注册是否侵害李健强的在先商号权
2001年《商标法》第三十一条规定的在先权利包括在先商号权，该在先商号权应为在与诉争商标所指定的同一种或类似商品上具有一定知名度的商号，且诉争商标的使用会导致相关公众对诉争商标提供者与该商号权人产生混淆误认的后果。

本案中，李健强主张“大塘烧鹅”品牌自1981年由其父李启培在广州市海珠区赤岗大塘烧腊店始创，并主张其本人及其近亲属在诉争商标申请日之前已创办了多家“大塘烧鹅”直营店并持续经营，且以广州市大塘食品有限公司和广州市海珠区大塘烧鹅濑粉店的名义发展了多家加盟店，授权其使用“大塘烧鹅”品牌。因此，李健强主张其对“大塘烧鹅”享有在先商号权。
法院认为，在商标无效宣告行政纠纷中，认定诉争商标的注册损害他人在先商号权的构成要件包括：

1、无效宣告请求人商号的登记、使用时间应早于诉争商标的申请注册时间。李健强主张的16家“大塘烧鹅”店铺中，李健强名下的广州市海珠区大塘烧鹅濑粉店、李启培名下的广州市海珠区大塘烧鹅菜馆、李建明名下的广州市海珠区瑞宝大塘烧鹅濑粉店成立日期均早于诉争商标申请日，且持续营业至今。

此外，该16家店铺中另有广州市越秀区南国大塘烧鹅快餐店等四家店铺的成立时间早于诉争商标申请日，且该4家店铺的经营者或为李健强近亲属，或其经营者与广州市大塘食品有限公司或广州市海珠区大塘烧鹅濑粉店签订有加盟协议。故此可见，李健强及其近亲属开办的企业，以及部分授权加盟商使用“大塘烧鹅”字号的时间早于诉争商标申请日。

2、诉争商标的文字与在先商号相同或者近似。企业名称中包含字号是企业名称的组成部分，字号亦可称为商号，是企业名称的显著识别部分，是在企业名称中区别不同民事主体的主要标志。前段所述七家企业的商号均可识别为“大塘烧鹅”。而诉争商标为纯文字商标“大塘烧鹅”，与上述七家企业及李健强主张的在先商号文字构成完全相同。

3、诉争商标申请人知晓无效宣告请求人的在先商号。此处的知晓包括明知和应知，无效宣告请求人既可以通过证明双方之间存有合同、业务往来、地缘等关系来论证诉争商标注册人明知，也可以通过证明其商号具有知名度和影响力来推定其应当知晓。认定在先商号在相关消费者中是否具有知名度，应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面予以审视。

本案中证据表明，商标申请人王安曾在其亲属黎寿宾开办的“大塘烧鹅”店铺中工作过，且该店地址与李健强主张的16家店铺之一地址相近，故此，法院认为诉争商标申请人王安曾在黎寿宾开办的“大塘烧鹅”加盟店中工作过，对“大塘烧鹅”商号系属明知。且李健强及其近亲属、加盟店在经营中实际使用的“大塘烧鹅”商号在诉争商标申请日前已经具有了一定知名度，显然为诉争商标的申请人即王安所知晓。

4、诉争商标的注册可能造成相关消费者的混淆或误认。混淆或误认可能性的判定主要考虑在先商号的知名度、诉争商标与在先商号的近似程度、诉争商标核定使用的商品与无效宣告请求人所属行业或者经营范围的关联程度等。

根据本案查明的事实，李健强及其近亲属、加盟店开设的使用“大塘烧鹅”商号的相关店铺等大多从事中式快餐等服务，诉争商标指定使用的饭店、餐厅等服务，与“大塘烧鹅”商号使用的快餐、零售、烧烤熟肉等商品或服务构成类似或具有较大关联。原告与李健强同为广州地区餐饮服务行业经营者，诉争商标指定使用在饭店、餐厅等服务上，极易使相关公众对诉争商标所指定使用的商品或服务来源产生混淆或误认。

故此，诉争商标的申请注册损害了李健强享有的在先商号权益，违反了2001年《商标法》第三十一条前半部分的规定。
 
（二）诉争商标的注册是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形

法院认为，2001年《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的构成要件包括：

1、在先商标已经使用并有一定影响。“已经使用”、“一定影响”等事实的判断应当结合案情，并根据该商标使用的持续时间和地理范围及广告宣传的时间、方式、程度、地理范围等因素予以综合考虑。考虑到2001年《商标法》第三十一条规定的立法意图，同时兼顾2001年《商标法》中关于驰名商标相关规定等不同实体条文之间的衔接与衡平关系，该条文中的“一定影响”作为一个相对的概念，不宜对其作出过高的要求。

本案现有证据表明，李健强及其近亲属、加盟商开办的多家企业或店铺在烧鹅、烧卤、中式快餐等商品和服务上在先使用了“大塘烧鹅”商标，且至少在广东省广州市的相关行业内已具有一定知名度，故而，“大塘烧鹅”应视为李健强在先使用在烧烤熟肉、零售、快餐等商品/服务上并具有一定影响的未注册商标。

2、诉争商标与在先商标相同或近似。本案中，诉争商标的文字“大塘烧鹅”与李健强的在先未注册商标“大塘烧鹅”的文字构成完全相同。

3、诉争商标核定使用的商品与在先商标所使用的商品相同或类似，诉争商标的注册可能造成相关消费者的混淆或误认。如前所述，混淆或误认可能性的判定应综合考虑在先商标的知名度、诉争商标核定使用商品与无效宣告请求人所属行业或者经营范围的关联程度等因素。

本案中，诉争商标指定使用的餐厅、快餐馆等服务与李健强的未注册商标“大塘烧鹅”所使用的烧烤熟肉、零售、快餐等商品/服务在消费群体、功能、用途、渠道等方面具有较强的关联性，构成同一种或类似服务，在诉争商标与未注册商标的文字完全相同的情况下，易使一般消费者认为两者系同一生产者生产或生产者之间具有关联关系，从而引发混淆、误认。

4、诉争商标申请人具有以不正当手段抢先注册在先使用人商标的意图。“不正当手段”即恶意，作为一种主观心理状态的恶意，存在于当事人的内心中，除非当事人明确承认，一般是不为外界所知的。但恶意的目的又是通过具体的、外在的行为和事实表现出来的，而行为和事实是一种客观存在，是可以感知的。

由于客观的行为和事实推断主观的目的，符合一般的认知规律。因此，一般情况下，通过诉争商标申请人的客观行为是可以判断其主观是否具有恶意的，本案中，诉争商标申请人王安曾在其亲属黎寿宾开办的“大塘烧鹅”加盟店中工作过，对“大塘烧鹅”商号系属明知，故其理应知晓李健强在烧烤熟肉、零售、快餐等商品/服务上在先使用“大塘烧鹅”商标的事实，由此可推知王安具有以不正当手段抢先注册的主观意图。

故此，诉争商标的注册构成2001年《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形。
故法院判决驳回原告广州海呐百村饮食管理服务有限公司的诉讼请求。